I servizi di vendita alla stregua di marchi registrati? Con calma…

PREVISIONI 2011 – De Simone & Partners. Inizialmente estranei a qualsiasi riconoscimento europeo meritevole di protezione. (Da MARK UP 195)

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1. Da limitato monopolio del venditore al proprio specifico settore merceologico...

2. ...a estensione potenziale
per tutti i prodotti
del mercato


Prima del 1999, a livello mondiale, i servizi di vendita non erano riconosciuti meritevoli di essere veri servizi proteggibili da un marchio registrato. Infatti, si giudicava che i servizi di vendita fossero ancillari alla produzione di beni in quanto gli acquirenti non pagavano un prezzo per il servizio del venditore, ma unicamente il costo della merce acquistata. In quegli anni questo concetto era condiviso dagli esaminatori dell'ufficio marchi comunitario ad Alicante e dei maggiori uffici marchi europei (per esempio Germania, Francia, Regno Unito e Spagna) tanto che le domande per registrare marchi destinate a servizi di vendita o definizioni equipollenti erano pacificamente rifiutate. Dal punto di vista pragmatico si utilizzava una certa trasversalità lessicale per ottenerne analogamente la registrazione, ma sul riconoscimento esplicito non vi era nulla da fare: la questione di principio restava insuperata. Ciò accadde anche a Giacomelli Sport, società attiva nella vendita al dettaglio di articoli sportivi, dalle calzature all'abbigliamento tecnico e sportswear fino all'attrezzistica e accessori, fino alla decisione presa in appello dall'ufficio comunitario (vedi box).

La riapertura
L'intera questione della protezione delle attività di vendita, però, non era ancora risolta definitivamente con la sentenza Giacomelli, perché fu rinviata alla corte di giustizia europea da un giudice tedesco che rilanciò l'argomento per altri sei anni d'attesa (caso “Praktiker”), finché la corte suprema nel 2005 confermò che gli espliciti “servizi di vendita” potessero essere compresi tra i servizi riconosciuti per marchi registrati e che quella dicitura non aveva bisogno di altre qualificazioni del tipo: servizi di vendita presso supermercati o vendita online oppure vendita attraverso cataloghi o ancora vendita al dettaglio o all'ingrosso ecc., salva, invece, la necessità di delimitare la sfera commerciale del venditore a prodotti di suo specifico interesse.
La corte di giustizia ritenne necessario, quindi, che ogni venditore individuasse il proprio ambito merceologico in modo da evitare che si potesse monopolizzare un marchio per servizi di vendita tout court senza limiti merceologici.

Implosione del sistema
Sul presupposto che il servizio di vendita di un prodotto “x” è affine al prodotto stesso, allora è possibile che un titolare (venditore o non venditore) possa registrare un marchio nella sola classe 35 per i servizi di vendita di tutti i possibili prodotti esistenti (non vi sono limiti in questo senso) e così facendo, pagando la tassa di deposito solo per una classe (la 35), ottiene protezione totale anche sui prodotti compresi nella lista dei prodotti “vendibili”. Tale interpretazione nata a seguito del caso Praktiker, è stata recentemente confermata da due pronunce del tribunale di primo grado. Questa possibilità distrugge le basi logiche e giuridiche della classificazione merceologica, che aveva come scopo principale di uniformare la catalogazione dei prodotti e servizi per rendere più facile sia le ricerche di diritti anteriori sia la registrazione, modulando le tasse ufficiali in proporzione alla estensione del monopolio merceologico richiesto.

Estensione potenziale
I critici dell'interpretazione evolutiva dell'Uami non vogliono sostenere che marchi identici o simili, uno per servizi di vendita di calzature e l'altro per calzature, non possano mai essere considerati confondibili in considerazione del marchio condiviso, ma certamente lo possono essere a seguito di una valutazione in concreto che tenga in considerazione le varie peculiarità del caso (loghi, colori, associazioni pubblicitarie ecc.). In altre parole, si vuol solo richiamare l'attenzione sul fatto che se si stabilisce una confondibilità automatica a priori perché si reputano i servizi di vendita del prodotto “x” sempre affini allo stesso prodotto “x” ciò può produrre una contraddizione sistematica all'interno della classificazione di Nizza.
In relazione ad altri tipi di servizi quali il servizio di riparazione o d'istallazione oppure ai servizi di trattamento dei materiali nessuno penserebbe che siano automaticamente affini ai prodotti riparati, installati o trattati fisicamente o comunque questo collegamento confusorio non è stabilito in linea di principio ma da accertare caso per caso.

Conclusioni
Non vi sono ancora procedimenti portati alla corte di giustizia su tale questione ma confidiamo che quando sarà chiamata a far ordine per la seconda volta sui servizi di vendita non potrà non annullare questa interpretazione che, invece di limitare il monopolio del venditore al proprio specifico settore merceologico, come essa stessa stabilì in Praktiker, lo ha esteso potenzialmente a tutti i prodotti del mercato.
Se prima della decisione Giacomelli Sport il rivenditore era considerato non meritevole di essere protetto da marchio oggi ci si trova nella condizione opposta nella quale in potenza un marchio per servizi di vendita potrebbe bloccare marchi identici o simili per tutti i prodotti ricompresi nella sua descrizione dei prodotti vendibili.

* De Simone & Partners

Il caso Giacomelli sport...
L'esaminatore comunitario rifiutò la domanda del marchio Giacomelli Sport depositata per “raggruppamento di prodotti vari in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto”, definizione tra l'altro suggerita dalla Classificazione Internazionale di Nizza: trattato nel quale, per facilitare la registrazione dei marchi, tutti i prodotti e i servizi erano catalogati in 42 classi merceologiche (oggi 45). La dicitura, sia pur riconosciuta da un trattato sottoscritto tra gli stati aderenti (gli stati europei a eccezione di Malta e Cipro) e quindi per essi obbligatoria, fu egualmente rifiutata dall'esaminatore in quanto ritenuta sostanzialmente equipollente alla definizione “servizi di vendita” i quali, appunto, non erano riconosciuti come servizi registrabili. Ebbi così, grazie alla determinazione di Giacomelli, la possibilità di aprire un procedimento di appello davanti all'ufficio comunitario e nel 1999 si giunse alla decisione che aprì una nuova epoca nel diritto dei marchi: le attività di vendita organizzata furono finalmente riconosciute come veri servizi al pubblico e meritevoli della protezione di marchi registrati. Il progresso era ideologico e da quel momento, con effetto domino, anche i singoli stati nazionali più resistenti al cambiamento quali Germania, Regno Unito e Francia, dovettero riconoscerlo e applicarlo.

Allegati

195-MKUP-DeSimone
di Massimo Cimoli / dicembre 2010

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